——以专利确权程序为例

摘要：在专利确权程序中，当权利要求技术特征的文义包含多种含义可能需要将其解释为说明书的具体实施方式时，应当考察该多种含义之间的相同点和差异点，若差异点都属于本领域常规技术手段，或者若针对从相同点到说明书具体实施方式的技术改进过程中，说明书未公开任何具有创造性的内容，则不宜将权利要求解释为说明书的具体实施方式。

关键词：专利确权 权利要求 解释 价值考量

一、实践中的困惑

《专利法》第五十九条规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。在一场“名为权利要求的游戏”（the name of the game is the claim）[1]中，有关权利要求解释的争议时有发生。在发明名称为“无水银碱性纽形电池”的专利权无效行政纠纷一案中（下称案例1），权利要求1的技术特征“电池负极片”存在“由金属片制成、并且仍然未电镀镍或铜的单层结构”、“已电镀镍或铜的金属片”和“用作电池负极的片状物，其不仅覆盖了单层的片状物，也覆盖了多层的片状物，不仅覆盖通过电镀方式形成的多层片状物，也覆盖了通过诸如层压的其它方式形成的多层片状物”三种解释[2]。在发明名称为“一种对旋转轮体加热的装置”的专利权无效行政纠纷一案中（下称案例2），权利要求1中的技术特征“导磁体（4）按轮体（5）的轴向在线圈骨架（2）的圆柱面（10）均布”存在“多个离散的导磁体，与线圈骨架圆柱体的轴相互平行，并在线圈骨架圆柱面上均匀分布”和“多个导磁管作为环形件，在线圈骨架圆柱面的轴向上相互平行，并在线圈骨架圆柱面上均匀分布”两种解释[3]。在这两个案例中，权利要求本身对技术特征的实施方式均无限定，而从文义上这些技术特征既包含说明书公开的具体实施方式，也包含了未在说明书中公开的其它实施方式。现有技术公开的是未在说明书中公开的其它实施方式。就如何确定这些权利要求的保护范围，产生很大争议。有人认为应当将权利要求解释成说明书中公开的具体实施方式，有人则认为这样的解释实际上是用说明书中的内容限制权利要求的保护范围。用说明书解释权利要求和将说明书中的限制读入权利要求，在实践中是很难区分的[4]。

二、出路的探索

西方有一句谚语是“如果你不知道你要到哪里去，那通常你哪儿也去不了。”这句话的另一方面也告诉我们，当踌躇在十字路口不知道该往哪里去时，看一看我们的目标，可能就会豁然开朗。在纠结于是用说明书及附图解释权利要求还是用说明书及附图限制权利要求的问题时，考察所从事工作的目标会获得同样的效果。专利确权程序的目标主要是确定被授权专利的正当性，即确定其是否符合《专利法》以及《专利法实施细则》的相关规定。为判断专利是否具有新颖性或创造性等所引用的相关文件统称为对比文件。在新颖性或创造性判断过程中，需要考虑用说明书及附图解释权利要求的情形通常是权利要求的技术特征在文义上可能包含多种不同实施方式，其中一些是说明书及附图中公开的具体实施方式，另一些是对比文件中公开的其它实施方式。这时，若按照文义解释权利要求，则专利可能会因丧失新颖性或创造性而被宣告无效[5]；若按照具体实施方式解释权利要求，则其可能会被维持有效。在工作目标的指引下，若将权利要求解释为具体实施方式无助于专利权正当性的判断，则这种解释将失去价值意义，不宜进行这种解释。换句话说，当即使按照文义解释，权利要求仍具有创造性，或者即使按照具体实施方式的解释，权利要求仍无创造性时，这时将权利要求解释为具体实施方式的做法无助于专利权正当性的判断，相反还有可能缩小专利权的保护范围，影响权利人的利益或者增加社会公众不合理的负担，从而是不宜的。

具体实施方式的解释是否会影响创造性的判断取决于具体实施方式和其它实施方式之间的差异点和相同点。若差异点都属于本领域的常规技术手段，则可以直接认为具体实施方式的解释不会影响权利要求创造性的判断。若针对从相同点到具体实施方式的技术改进过程，说明书及附图未公开任何具有创造性的内容，这时，当相同点本身可使权利要求具有创造性时，具体实施方式的解释仅会缩小权利要求的保护范围，不会影响权利要求的创造性判断；当相同点本身不能使权利要求具有创造性，则不应该使本无创造性的权利要求因使用说明书及附图中不具有创造性内容的解释而变得具有创造性。如图1所示，假定线段组ABD是专利技术，其中线段BD为权利要求中某技术特征在说明书及附图的具体实施方式；线段组ABC是对比文件中的技术，其中线段BC是上述技术特征在对比文件中的其它实施方式；线段AB是专利技术和对比文件中技术的相同点，线段BC和BD是专利技术和对比文件中技术的不同点。若BC和BD都是本领域常用技术手段，很显然BC和BD之间的差异不会对权利要求ABD的创造性产生影响。若针对从B到D的技术改进部分，专利说明书及附图未公开任具有何创造性的内容，则不应仅基于说明书及附图公开的有关BD的内容给予权利人垄断保护。对于后一种情形，笔者认为，这是由专利制度中说明书与权利要求的相互关系决定的。

三、说明书与权利要求的相互关系

专利制度的本质是以公开换取垄断。说明书的内容是公开的范围，权利要求的内容是垄断的范围。公开的标准是清楚、完整，使所述技术领域的技术人员能够实现。不符合该标准的内容不应作为说明书公开的内容去换取垄断。作为交换的基本原则，垄断的范围应在公开的范围之内，不应超过公开的范围。我国《专利法》第二十六条第四款规定“权利要求书应当以说明书为依据”就是这个基本原则的法律体现。从这个意义上说，说明书的内容实质上仅是界定了专利权人可以主张垄断权利的最大范围。

在现代专利制度中，这个最大范围并不天然对社会公众构成限制，还需要专利权人以权利要求书的形式作出明确的主张权利的意思表示[6]，正如我国《专利法》第二十六条规定的那样，申请发明或实用新型专利的应当提交权利要求书，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。《专利法》第五十九条规定发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求的内容为准，而不以说明书或附图中的内容为准。所以，“权利要求”一词不仅意味着权利方面的要求，更意味着权利之中的要求。即，其一方面强调这种要求应在说明书支持的权利的最大范围内主张，另一方面也强调这种要求是依请求产生的。换句话说，未在说明书中公开的内容以及虽在说明书中提及但未充分公开的内容因超出了说明书支持的最大范围的边界而不应属于专利权的保护范围，虽在说明书中公开但未在权利要求中主张的内容因未请求也不属于专利权的保护范围[7]。

在公开换取垄断的过程中，权利要求的保护范围可以看作是与说明书公开的内容形影相随，时刻联动。这里，说明书公开的内容是形，权利要求的保护范围是影。形的增加，影可随之增加；影的增加，必然以形的增加为前提。在理想状态下，影的变化率应当等于形的变化率。在权利要求的请求原则下，影的变化率也不应大于形的变化率。这也可以看作是说明书内容与权利要求内容之间的形影变化规律。

国家之所以实施这种公开换取垄断的制度，是因其能鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力促进科学技术进步和社会经济发展。为了达到这个目的，各国专利法毫无例外地规定，申请专利的发明必须具有新颖性、创造性。例如我国《专利法》第二十二条第一款规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。这就要求权利要求的保护范围不但应该不包含现有技术，还应该与现有技术相比，具有（突出的）实质性特点和（显著的）进步。在权利要求的保护范围与在说明书公开内容的联动机制中，对权利要求的创造性要求同样应该施加到说明书公开的内容上。也就是说，具有创造性的权利要求必须有具有创造性的说明书内容来支持。权利要求产生从无创造性到有创造性的变化，也必然要求说明书中为这种变化提供支持的内容也具有创造性。针对图1，在AB是现有技术的情况下，若要认定ABD具有创造性，必须要求ABD所对应的说明书的内容相对于AB所对应的说明书的内容的变化，即BD所对应的说明书的内容具有创造性。否则，就会违背说明书内容与权利要求内容之间的形影变化规律，使权利要求保护范围与说明书公开的范围不相适应，使公开换取垄断的机制失衡。

说明书及附图可以用于解释权利要求，使专利权的保护范围更加清楚明确，但利用说明书及附图解释权利要求时应当体现专利制度的本质，遵循说明书内容与权利要求内容之间的形影变化规律。当本来不具有创造性的权利要求因使用说明书中不具有创造性的内容解释后具有了创造性，则权利要求保护范围的变化率大于说明书公开内容的变化率，违背了它们之间应有的形影变化率。在用说明书及附图解释权利要求时，应当考虑针对具体实施方式，说明书及附图是否公开了具有创造性的内容。当得到否定答案时，不应将权利要求解释为说明书及附图中的具体实施方式。在发明名称为“含结晶水的氧化镍矿经高炉冶炼镍铁工艺”的专利权无效行政纠纷一案中，最高人民法院指出尽管“涉案专利说明书中提到‘但由于红土镍矿常伴生有Cr2O3（氧化铬）成分，而铬的熔点很高，使融化后的铁水粘度大，含镍铬铁水不能顺利流出，造成冻炉、毁炉的严重后果’和‘本发明所提供的镍铬铁矿冶炼镍铁工艺中加入萤石可以有效降低铬对炉温的影响，提高铁水流动性，同时，因为本发明所提供的冶炼工艺中所加入萤石的量经过严格计算，可以有效避免因为萤石加入量过高导致炉缸烧穿等事故发生’等，但是涉案专利说明书中并未记载任何有关萤石添加量、氧化铬含量以及铁水流动性三者之间关系的内容，未记载申请再审人在解决铁水流动性方面针对氧化铬的特殊性付出了哪些创造性的劳动。利用说明书和附图解释权利要求时，也应当以说明书为依据，使其保护范围与说明书公开的范围相适应。从这个意义上讲，也不应将涉案专利权利要求1中的氧化镍矿解释为仅限于含有氧化铬的氧化镍矿并将其中的萤石添加量解释为限于是根据氧化镍矿中氧化铬的含量计算得到的。”[8]在该案中，尽管对比文件披露的萤石添加量是通过计算二氧化硅和氧化钙的量计算的，而涉案专利中声称萤石添加量是根据氧化铬的量计算的，但由于涉案专利说明书并未记载在高炉冶铁过程中添加一定量的萤石可以降低炉温的现有技术上，权利人针对氧化铬的具体实施方式付出了哪些创造性的劳动，故未将权利要求的保护范围解释为涉案专利说明书中声称的具体实施方式。该裁判体现了利用说明书和附图解释权利要求时，应使权利要求的保护范围与说明书公开的内容相适应的基本原则。

四、案例回顾

在前文案例1中，权利人在说明书中记载的内容仅能表明其发现了采用在电池负极片上电镀一层铟或锡原料等技术手段可以解决电池产生膨胀的技术问题，并以电镀镍或铜的电池负极片作为电池负极片的具体实施方式，但说明书并未记载任何有关从采用单层金属片到电镀镍或铜的多层金属片或从层压镍或铜的多层金属片到电镀镍或铜的多层金属片来作为电池负极片的不同实施方式之间有何差异，也未记载其面对这些差异付出了哪些创造性的劳动。在该案例1中，普通的电池负极片是相同点，电镀成型或层压成型是差异点，专利说明书未针对这种差异点公开任何创造性的内容。也就是说，该案例1属于前文所述的第二种情形。根据笔者的观点，当对比文件已经公开了采用在电池负极片上电镀一层铟或锡原料等技术手段来解决电池产生膨胀的问题的技术方案，涉案专利权利要求未对电池负极片的结构和成型方法作出具体限定时，权利人试图将说明书中电镀镍或铜的电池负极片的具体实施方式解释到权利要求的内容中，并以说明书中未记载的技术效果主张该权利要求可具有创造性时，这种主张不应当得以支持。正像最高人民法院在行政判决书中指出的那样，涉案专利并非是针对电池负极片的结构作出的改进，权利人认为专利权利要求1的电池负极片特指是电镀结构的主张没有事实和法律依据。

在前文案例2中，权利人在说明书中记载，现有的通过热辐射对轮体加热的方式存在热效率低，加热时间长的缺陷；现有的在轮体内壁中穿绕加热线的方式存在整体装置结构复杂，外配电滑环使用寿命低的缺陷。为此，权利人提出一种电磁加热方式。该加热方式具有热效率高，加热时间快、轮体结构简单、便于维护的优点。在说明书及附图的具体实施方式中，多个离散的导磁体，与线圈骨架圆柱体的轴向相互平行，并在线圈骨架的圆柱面上均布。但说明书并未记载从采用电磁加热方式到上述具体实施方式的改进过程中付出了多少创造性的劳动，解决了哪些技术问题，获得了何种技术进步。对比文件公开了同样的电磁加热方式，不同的是其中的导磁体作为环形件围绕在线圈骨架圆柱面上。在该案例2中，电磁加热方式是相同点，导磁体在线圈骨架上具体布置方式是差异点，专利说明书未针对这种差异点公开任何创造性的内容。也就是说，该案例2也属于前文所述的第二种情形。根据笔者观点，当权利要求的文义至少可能存在上述两种解释，而说明书又未针对导磁体平行于线圈骨架圆柱体轴向的具体实施方式记载创造性的内容时，不宜将权利要求解释为说明书中记载的具体实施方式。因为从电磁加热的现有技术改进为具体实施方式的过程中，说明书中并无记载具有创造性的技术内容，说明书中记载的上述技术效果也仅是由电磁加热方式本身带来的，而不是由说明书及附图中导磁体在线圈骨架上的特定布置的具体实施方式带来的。从这个方面讲，该案的一审判决似乎更具有合理性。

五、结束语

专利确权程序中涉及权利要求解释的情形多种多样。本文提出了针对两种特定情形不宜用说明书及附图中的具体实施方式解释权利要求的观点，以期提醒读者对此问题有更多的思考。  

 

作者：国家知识产权局专利复审委员会审查员

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[1] Giles S. Rich, Extent of the Protection and Interpretation of Claim ­-- American Perspectives, 21 Int’l Rev. Indus. Prop. & copyright L. 497,499 (1990)。

[2] 参见专利复审委员会作出的第9684号无效宣告请求审查决定，（2009）一中知行初字第2300号行政判决书，（2011）高行终字第676号行政判决书和（2012）行提字第29号行政判决书。

[3] 参见专利复审委员会作出的第18200号无效宣告请求审查决定，（2012）一中知行初字第2283号行政判决书，（2013）高行终字第732号行政判决书。

[4] Phillips v. AWH Corp.，415 F.3d 1303（Fed. Cir. 2005）

[5] 可能存在多个区别技术特征，多篇对比文件。

[6] 在权利要求书尚未出现的早期专利制度中，专利权的保护范围只能以说明书的内容为准。说明书的公开即视为主张专利权的意思表示。

[7] 在专利授权后的订正程序相对完善的专利实施制度中，权利人可重新主张权利要求来获取最大权利，实现制度对权利人的最大激励。在专利授权后的订正程序相对欠缺的专利实施制度中，权利人首次主张的权利可能小于由说明书确定的最大权利，难以发挥制度对权利人的最大激励。这时，设计其它相关制度时应考虑适当向权利人倾斜，但不能违背专利制度的基本原则和规律。

[8] 参见（2012）知行字第58号行政裁定书。