—— A公司请求宣告专利权无效案评析

 

一、案情简介

　　凌某、陈某于2001年11月23日提出一个名称为“真空转动蒸茧机”的实用新型专利申请。国家知识产权局于2002年8月21公告授权，授权公告的权利要求书为“1、一种真空转动蒸茧机，由机架[1]，置于机架[1]上由壳体[10]和门盖[5]构成封闭的外壳，装在壳体[10]上的抽气进汽管[20]、排汽排水管[17]、安全阀[9]、温度表[8]、压力表[7]，置于壳体[10]内的茧筒[11]、与抽气进汽管[20]连接的蒸汽喷管[21]组成，其特征在于：所述茧筒[11]是由一根穿过壳体[10]并与壳体[10]动态密封的、由电机[16]驱动的轴[12]带动的可转动茧筒。2、根据权利要求1所述的真空转动蒸茧机，其特征在于：在壳体[10]内的茧筒[11]下面设置支承茧筒[11]转动的滚轮[6]。 3、根据权利要求1或2所述的真空转动蒸茧机，其特征在于：在机架[1]下面设置一个由电机[3]、齿轮组[4]、丝杆[2]构成的使外壳绕支承轴[19]摆动的摆动机构。”

　　针对上述专利权，A公司于2005年8月22日向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是本专利不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。A公司认为本专利独立权利要求1前序部分与对比文件的组合可以公开权利要求的所有技术特征，故这些权利要求不具有突出的实质性特点，不具备创造性。

　　专利复审委员会经审查认为，在专利权无效宣告的程序中，应当另有确凿证据证明写入独立权利要求前序部分的技术内容确为专利申请日前的已有技术，而不能直接引入该前序部分中所述技术内容作为评判本专利的新颖性或创造性的依据，故A公司的无效宣告请求理由不能成立。专利复审委员会遂作出维持专利权有效的无效宣告请求审查决定。A公司对上述决定不服，遂向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

　　A公司诉称：本专利的独立权利要求1前序部分的技术内容可以作为评价本专利的创造性的已有技术，因为本专利说明书的背景技术部分明确记载了所述技术内容，《专利法实施细则》第二十二条规定权利要求前序部分的内容为现有技术，并且其在后来提交的证据也能证明所述技术内容为申请日前的已有技术，故专利复审委员会作出的上述无效宣告审查决定认定事实错误，应予以撤销。

　　一审法院经审理认为：《专利法实施细则》第二十二条规定：“发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：（一）前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；······”。前述规定系对专利申请人在申请专利时关于独立权利要求撰写方式的要求，该部分描述的内容并非必然构成申请专利的现有技术，还应当另有确凿证据佐证专利权人写入专利的独立权利要求的前序部分的技术内容确为专利申请日前的现有技术。依此判决维持专利复审委员会作出的上述无效宣告请求审查决定。A公司不服一审法院上述判决，向北京市高级人民法院提起上诉，理由同一审起诉理由。

　　二审法院经审理认为：《专利法实施细则》第二十二条的规定是对专利申请人在申请专利时关于独立权利要求撰写的要求。虽然根据该要求，发明或实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，前序部分写明发明或实用新型主题于最接近的现有技术共有的必要技术特征，但在专利无效宣告程序中，不能直接引入该专利前序部分中所述的技术内容作为评判本专利新颖性或创造性的现有技术，而应当根据《专利法实施细则》第三十条的规定认定现有技术。本案中，A公司未能在行政程序中在相关法律法规规定的期间内提供确凿证据佐证本专利独立权利要求的前序部分的技术内容确为专利申请日前的现有技术的情况下，不能直接引入本专利独立权利要求的前序部分中所述技术内容作为评判本专利创造性的现有技术。据此判决驳回上诉，维持原判。

 

二、案例分析

　　本案中，A公司多次强调权利要求要求1的前序部分应当作为现有技术，因为在专利说明书的背景技术中对该前序部分已经有所描述，且专利法实施细则第二十二条规定权利要求前序部分的内容为现有技术。那么权利要求的前序部分和专利说明书的背景技术部分的内容能否作为本专利的现有技术呢？对此问题，现分析如下：

　　所谓“现有技术”，是指已经公开、公众可以得知的技术，有时亦称为已有的技术、在前的技术（prior art）。《专利法实施细则》第三十条规定：“ 专利法第二十二条第三款所称已有的技术，是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术。” 由此看来，判断一项技术内容是否属于某专利的现有技术，有两个客观的判断要素，一是专利的申请日（或优先权日），二是该项技术的公开日。当公开日在申请日（或优先权日）之前，该项技术就属于现有技术；反之，其就不属于现有技术。另外，当这两个判断要素都确定下来，该技术内容是否为现有技术的答案就唯一确定下来，不会因为判断主体的不同而不同，也就是说现有技术的判断标准的客观性决定了其判断结果也具有客观性。

所谓“背景技术”，指发明的背景（Background of the invention），有时也称为相关的技术（Related art）。背景技术是相对于本发明来说的，是申请文件撰写人认为相对于本发明还存在不足或改进之处的技术。背景技术的撰写目的主要是为了便于理解本发明和检索现有技术。专利法实施细则第18条第一款中规定：“······；（二）背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件；······”。背景技术可以属于现有技术，但是背景技术并不必然属于现有技术。当有证据证明该背景技术所记载的内容确实在本专利申请日（或优先权日）之前已经被公开，那么它自然属于现有技术。当申请文件撰写人掌握了申请日（或优先权日）前还未公开的技术，那么即使他认为该技术还存在不足并把它写进本发明的背景技术中，也不能认为该技术为现有技术。再例如，对于做出多项连续改进的技术方案在同一申请日申请多个专利的，当撰写后一专利的申请文件时，完全可以把前一专利技术方案作为后一专利申请文件的背景技术，这时就不能因为前一专利技术方案写在后一专利申请文件的背景技术部分就认定其为现有技术。由此可见，背景技术与申请日和公开日没有直接的关系，它的撰写具有一定的主观性，会因申请文件撰写人认识、专利申请本身情况的不同而不同，仅依据一项技术被写进了说明书背景技术部分就认定它为现有技术无法律和理论依据。

　　同样，对于权利要求前序部分和特征部分的划分，亦没有客观的标准，《专利法实施细则》第二十二条的规定也只是对专利申请人在申请专利时关于独立权利要求撰写的要求，不能因为所述的技术内容写进了权利要求的前序部分，就认为其为现有技术，也不能仅以权利要求前序部分的技术内容被写进说明书的背景部分就认为其为现有技术。

　　本案中，在本专利的说明书背景技术中记载：“在缫丝行业中，目前蚕茧普遍使用触蒸前处理机在煮茧前进行蒸汽处理，以调整茧质，使茧丝胶着力趋于均一，从而提高生丝的清洁、洁净成绩。但现 有的触蒸前处理机，由于茧筒静止不能转动，造成茧筒内上部的蚕茧温度较高， 下部的蚕茧温度较低，蚕茧触蒸强弱不匀，影响了触蒸调整茧质的效果”。虽然上述背景技术中记载了茧筒和蒸茧处理，但不能据此就说明本专利权利要求1前序部分的蒸茧机结构已经属于现有技术，还需要另有证据佐证写入专利的独立权利要求的前序部分的蒸茧机结构确实在本专利申请日前已经公开。