引言

专利制度的本旨是以公开换取垄断。垄断应当以公开为前提。专利制度授予权利人的“权利”以说明书公开内容为限。权利人的“要求”以权利要求的表达为准。对权利要求的审查包括对权利要求与说明书之间关系（诸如权利要求是否得到说明书支持等）的审查以及对权利要求自身（诸如权利要求是否具有新颖性和创造性等）的审查，这些审查无不是也应当是围绕着审查“要求”是否在“公开内容”的范围之内来展开，对功能性限定权利要求的审查也不例外。

 

一、中国功能性限定权利要求审查的法律实践

在审查实践中，包含有表征功能或效果的技术特征的权利要求通常都被认为是功能性限定权利要求。对此，中国专利法和专利法实施细则均未作规定。中国法律法规对功能性限定权利要求的描述仅见之于《专利审查指南》，且仅限于对产品权利要求的限定，其中的基本规定是，“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。”[1]

《专利审查指南》进一步规定，对于上述功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，即不仅包含说明书中实现所述功能的对应方式及其等同方式，还包括能够实现所述功能的其它现有方式和申请日（优先权日）以后出现的方式。

对于功能性限定权利要求，审查指南强调应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成[2]，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。此外，如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用，但对所属技术领域的技术人员来说，并不清楚这些替代方式是什么或者怎样应用这些替代方式，则权利要求中的功能性限定也是不允许的。

当然，认定功能性限定权利要求得到说明书支持并不意味着要求审查员必须穷尽审查实现所述功能的所有实施方式，而是看所属领域技术人员是否明了除说明书记载的具体实施方式外的能够实现所述功能，解决所述技术问题并达到相同技术效果的其它实施方式[3]。

值得注意的是，专利确权判定和专利侵权判定在中国分别由专利行政管理机关和人民法院管辖。自2010年1月1日开始实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题解释》中，功能性限定的技术特征被解释为说明书和附图所描述的具体实施方式及其等同实施方式。

二、美国功能性限定权利要求审查的法律实践

美国对权利要求与说明书关系的审查主要适用美国专利法第112条第2款[4]和第112条第6款[5]。其中第112条第2款是适用于所有权利要求的普遍原则，即权利要求应当以说明书为依据，清楚地限定能够解决其所要解决的技术问题的发明主题。当包含功能性限定的权利要求的保护范围涵盖了不能解决其技术问题的技术方案[6]，或本领域普通技术人员不清楚有多少种实施方式能够实现所述功能[7]，则这样的权利要求被认定为不符合第112条第2款的规定。这一条款与中国专利法第26条第4款有关权利要求应当得到说明书的支持的规定有些类似。而美国专利法第112条第6款是针对仅包含功能性限定而未包含任何有关具体的技术特征的权利要求所给出的特别解释，其中明确：符合本款规定的权利要求必然满足第112条第2款规定的要求。根据该款的规定，即使现有技术可以实现权利要求中所述功能，但若该现有技术与说明书具体实施方案不相同和等同，则其不能影响该权利要求的授权[8]。

由于第112条第6款的适用使得依第112条第2款的审查过于宽松，美国专利商标局于2011年2月9日发布了《涉及美国专利法第112条的补充审查指南》，对第112条第2款的适用作了进一步阐释。该补充审查指南将功能性限定权利要求（means plus function）和功能描述权利要求（functional claiming）加以区分 ，明确将“功能性限定权利要求”定义为“纯功能性限定”，也就是说“功能性限定权利要求”不能“既包含功能性特征又包含结构性特征的权利要求”，将“既包含功能性特征又包含结构性特征的权利要求”规定为功能描述权利要求（functional claiming），并且明确规定对于“功能描述权利要求”需要严格审查该功能描述是否得到说明书的支持 。对于功能性限定权利要求，按照实施例及其等同方式确定其保护范围，不再进行说明书支持方面的审查。

 

三、功能性限定权利要求审查的逻辑前提

根据说明书中记载的发明主题的不同和所述功能与说明书中具体实施方式之间的相互关系，可以将发明主题划分为以下几种基本类型。

类型1：发明主题在于提出新的功能

对于这种类型的发明主题，由于现有技术中不存在可实现该功能的方式，而这种类型发明主题的技术问题的解决以及技术效果的获得均依赖于说明书的具体实施方式，所以在这种情况下，尽管可以声称发明主题在于新的功能，但该新的功能仅能理解为说明书具体实施方式及等同方式所具有的功能，权利人发明的仅是说明书中具体实施方式及其等同方式，而非所述新的功能。所以在这种情况下，权利人的“权利”也应是说明书具体实施方式及等同方式而非所有实施方式，权利人的“要求”应限于说明书具体实施方式及等同方式之内。

类型2：发明主题在于实现功能的特定方式

这种类型的发明主题所涉及的功能是已知的，但提出了一种实现该已知功能的特定方式。在这种情况下，权利人发明的也是实现特定功能的具体实施方式，所以这时权利人的“权利”也应是说明书具体实施方式及等同方式而非所有实施方式，权利人的“要求”应限于说明书具体实施方式及等同方式之内。

对于上述两种类型，根据中国《专利法》，由于采用仅包含功能性而不限定具体实施方式的权利要求会因得不到说明书的支持而被驳回或无效，所以权利人必须根据说明书记载的具体实施方式及其等同方式来概括出想要得到保护的权利要求。而根据美国法，权利人可以选择根据第112条第6款的要求来撰写权利要求（纯功能性限定），从而将未包含任何具体实施方式限定的相关功能性限定特征排除在外，使其保护范围解释为说明书具体实施方式及其等同方式；也可以选择根据第112条第2款的要求来撰写权利要求（包含功能性描述），从而使既包含功能性描述又包含具体实施方式限定的权利要求能从说明书具体实施方式及其等同方式中概括出来，但其保护范围又不被解释为限于该说明书具体实施方式及其等同方式。

类型3：发明主题在于各模块（包含功能性模块）之间架构关系，与相关功能模块的具体功能如何实现无关

例如一种信号处理方法，发明主题在于以特定序列处理相关信号，其中包含检测信号电平的步骤，技术问题的解决和技术效果的获得与如何检测信号电平无关，只要相关步骤能获得所述电平值即可。这种类型的发明主题涉及不同模块之间的结构协作关系，而与所述功能如何实现无关。也就是说，无论采用何种实施方式实现所述功能，都能解决发明所提出的技术问题并达到相应技术效果，即可以认为得到了说明书的支持。

类型4：发明主题与所述功能性限定特征无关，与该功能如何实现更无关联

例如一种屋顶太阳能装置，发明主题在于太阳能装置本身，但还包括一种用于将该装置固定于屋面的构件。这种类型的发明主题与所述功能性限定特征以及所述功能如何实现无关。也就是说，无论采用何种方式实现所述功能都能解决发明所提出的技术问题，并达到相应技术效果。

在发明主题属于类型3和类型4的情况下，权利人的“权利”应当包含能实现所述功能的所有实现方式。根据中国《专利法》，权利人可以采用功能性限定的技术特征来撰写权利要求并将其保护范围延伸到所有实现方式上。但是，根据美国专利法，若权利要求未包含任何有关具体实施方式的特征，则适用美国专利法第112条第6款，其保护范围被解释为说明书具体实施方式及其等同方式。若权利要求包含有有关具体实施方式的特征，则适用美国专利法第112条第2款的规定，其保护范围被解释为所有实施方式中包含上述特征的实施方式。

四、功能性限定权利要求的审查规则的分析

从上文中可以看出，对于技术问题的解决与技术效果的获得依赖于所述功能如何实现的发明主题来说（上述类型1和类型2），不管适用中国《专利法》第26条第4款还是适用美国专利法第112条第2款或第112条第6款，只要审查时处理得当，都能将权利人的“要求”合理地限定在其“权利”之内。

例如在罗戈辛研究院的复审请求案[9]中，专利复审委员会在复审请求审查决定中指出：权利要求1中的“所述珠允许分子量至少30kd的物质透过”是一种功能性的限定。首先，本申请说明书中没有记载所述生物相容性的选择性通透珠的孔径大小，也没有具体描述所述的宿主免疫系统的产物或细胞，也就是说，能够透过该珠的抑制性物质的分子量上限仍是不确定的。其次，由本领域的常识可知，如果所述选择性通透珠的孔径只能允许分子量为30kd或50kd以下的物质透过，即使其能够防止宿主免疫系统的产物和细胞进入，但透过所述珠的物质能否达到抑制癌细胞增殖的效果也是未知的。由上述内容可知，本申请说明书所公开的内容只能确定实施例2和实施例9所述的特定琼脂糖珠限制的癌细胞能够产生抑制性物质，并达到抑制癌细胞增殖的效果。除实施例2和实施例9的特定琼脂糖珠之外，本领域技术人员根据说明书公开的内容无法确定其他允许分子量至少30kd的物质透过的选择性通透琼脂糖珠也能解决所述的技术问题，并达到相同的技术效果。因此，权利要求1的功能性限定包含了请求人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，故权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。在该案中，技术问题的解决依赖于说明书中给出的特定实施方式，所以不允许权利人使用纯功能性限定特征的权利要求来扩大其保护范围，而是要求权利人将其保护范围限于说明书给出的具体实施方式或其等同方式。

对于技术问题的解决与技术效果的获得不依赖于所述功能如何实现的发明主题来说（上述类型3和类型4），根据美国专利法第112条第6款，权利人不能将其保护范围延伸到所述功能的所有实现方式上。但根据中国《专利法》，却能对权利人提供足够的保护。例如，国际商业机器公司复审请求案[10]中，专利复审委员会在复审请求审查决定中指出：对本领域的普通技术人员来讲，RC电路作为定时电路是本领域通用的技术，且不是唯一实现该功能的方式，无论采用何种形式的定时电路，只要能够配合开关电路逐渐向第一端子施加插接件的电压即可。因此权利要求1符合《专利法》第26条第4款的规定。从该案可以看出，对于此种类型的发明主题，中国《专利法》是允许权利人将保护范围延伸到所有实施方式上的。

就中国功能性限定的法律实践而言，对审查人员来讲，一方面，只要发现现有技术能够实现所述功能，即可认为公开了权利要求的功能性限定特征，这对权利要求相对于现有技术的创新性方面的审查相对简单。另一方面，就权利要求与说明书的关系的审查，不仅需要判断权利要求是否可由说明书的具体实施方式概括得到，还需要考虑如此概括的权利要求是否包含了不能解决所述技术问题和获得所述技术效果的技术方案。对权利人来说，权利要求的撰写难度较大，需要其用准确的语言来地描述自己的发明创造，使其既不缩小自己的保护范围又能与现有技术区别开来。在授权后修改权利要求受到较大限制的专利制度中，这种情况尤为突出。

由此可见，为了实现权利人与社会公众的利益最大平衡，既能使权利人的“要求”处于“权利”的范围之内，又能使权利人在“权利”范围内要求最宽的保护，在中国目前的专利实践中，重要的不是引进国外的解释模式，而是要不断提高审查能力和专利文件的撰写水平，同时应缩小对授权后权利要求修改的限制。

 

作者：国家知识产权局专利复审委员会审查员

 

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[1] 《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章第3.2.1节。

[2] 例如专利复审委员会在第17632号复审请求审查决定中指出：“权利要求1中的‘所述珠允许分子量至少30kd的物质透过’是一种功能性的限定。……除实施例2和实施例9的特定琼脂糖珠之外，本领域技术人员根据说明书公开的内容无法确定其他允许分子量至少30kd的物质透过的选择性通透琼脂糖珠也能解决所述的技术问题，并达到相同的技术效果。因此，权利要求1的功能性限定包含了请求人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，故权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。”

[3]例如在专利复审委员会在第9235号审查决定认定：对本领域的普通技术人员来讲，可以想到采用其它方式实现“逐渐”向第一端子施加插接件的电压这个功能。因此，权利要求1符合专利法第26条第4款的规定。

[4] The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

[5] An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

[6]例如，1938年美国最高法院在GENERAL ELECTRIC CO.诉WABASH APPLIANCE CORPORATIO一案的判决中指出，许多现有的钨丝同样由相当大晶体组成，其中许多大到完全穿过灯丝，但它们发生位移（相关发明的主题是为了解决灯丝使用过程中容易发生位移的技术问题）。专利权人不能通过权利要求的语言来清楚地表达与其它发明人已意识到的位移缺陷描述的明显改进，应当是无效的。

[7] 例如，1946年美国最高法院HALLIBUTRON OIL CEMENTING CO.诉WALKER等一案的判决中指出，我们不知道有多少种具有多种类型和特征的不同设备能够实现所述的回声功能，专利权人无权将其权利扩大到禁止使用当前和以后为人知晓的所有设备。

[8] 参见USPTO，“Examination Guidelines For Claims Reciting A "Means or Step Plus Function" Limitation In Accordance With 35 U.S.C. 112, 6th Paragraph”，1994年4月20日。

[9] 参见专利复审委员会第17632号复审请求审查决定。

[10]参见国家知识产权局专利复审委员会第9235号复审请求审查决定。